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Opinion : Déposer une marque n’empêche pas d’être Contrefacteur

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Elles sont nombreuses, les personnes physiques ou morales qui procèdent au dépôt d’une marque aux fins d’enregistrement et sont persuadées que l’acceptation de ce dépôt par l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) et le payement des taxes correspondantes suffit à leur autoriser l’utilisation de cette marque en toute légitimité. Or, il n’en est rien. S’il est vrai que l’OAPI effectue uniquement sur demande et après payement des taxes correspondantes des recherches d’antériorité afin de s’assurer d’un éventuel dépôt antérieur de la marque, elle accepte néanmoins l’enregistrement de la même marque déjà enregistrée dès qu’une personne en fait la demande. Les procédures d’opposition (devant le Directeur Général de l’OAPI) et d’annulation (devant le tribunal civil) étant dès lors ouvertes à tout titulaire de droit antérieur à compter de la publication de l’enregistrement de la marque au Bulletin Officiel de la Propriété Intellectuelle (BOPI).
Il résulte de cet état de fait qu’un grand nombre d’entreprises dépose des marques et les exploite, fort d’un certificat de dépôt et d’enregistrement délivré par l’OAPI qui ne garantit pas de la non-existence de droits antérieurs au profit des tierces personnes. Ces entreprises se mettent en danger, car elles peuvent se voir jugées comme contrefactrices et condamnées par les juridictions compétentes. En effet, dans l’espace OAPI, le dépôt est un acte de contrefaçon au même titre que l’exploitation d’une marque contrefaite et, en vertu d’une jurisprudence constante, la bonne foi est inopérante en matière de contrefaçon.
Par conséquent, les déposants doivent faire preuve de précaution et procéder à des recherches d’antériorité de marques, de préférence par l’intermédiaire de professionnels (mandataires agréés ou avocats spécialisés) avant tout dépôt. Cela, afin d’identifier et d’analyser les risques éventuels, de les neutraliser, et d’exploiter paisiblement les marques qu’ils ont en portefeuille. Cela permet également d’éviter, alors que la marque est exploitée depuis des années, qu’un tiers s’oppose à l’exploitation sur la base de son droit antérieur. Or, les risques encourus par le déposant dans une telle hypothèse sont incommensurables : l’interdiction d’utiliser le signe déposé pour lequel il se croyait titulaire de droits ; la condamnation aux dommages et intérêts (elle sera notamment, calculée en fonction de l’atteinte portée à la marque, au manque à gagner et au préjudice subi) ; la perte des investisseurs réalisés pour la promotion de la marque, la perte de la clientèle, etc.
Les tiers ont deux moyens de s’opposer à un dépôt qu’ils considèrent comme portant atteinte à leurs droits : la voie de l’opposition devant l’OAPI (voire notre ouvrage intitulé « La procédure d’opposition à l’enregistrement des marques dans l’espace OAPI », Edition PUL, 2006) dans un délai de six (06) mois à compter de la publication du dépôt de la marque dans le Bulletin Officiel de la propriété intellectuelle d’une part, et la voie contentieuse devant les juridictions judiciaires, d’autre part. Dans le cadre d’une opposition, l’OAPI fait une analyse de la similarité des produits et/ou des services désignés par les marques. S’ils sont reconnus identiques ou similaires, l’Organisation analyse la similitude des signes afin de décider si la demande d’enregistrement opposée peut être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la personne opposante sur la marque antérieure.
La décision rendue par l’OAPI a pour seule conséquence de dire si la demande est acceptée ou non à l’enregistrement. Elle ne condamne pas la partie perdante à des dommages et intérêts. Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant la Commission Supérieure de Recours de l’OAPI qui statue en dernier ressort. Dans le cadre d’une action judiciaire, l’analyse est la même, mais des dommages et intérêts pour contrefaçon pourront être alloués. Ces dommages et intérêts sont appréciés souverainement par juridiction compétente, mais sont généralement indexés sur l’atteinte portée à la marque première, l’étendue de l’usage de la marque contestée, les manques à gagner ainsi qu’une indemnité constituant les frais irrépétibles (remboursement des frais de procédure, honoraires d’avocat et d’expertise éventuellement exposés par la victime de la contrefaçon) et des mesures de publication afin de porter la décision à la connaissance des tiers.
Enfin, outre le risque d’être considéré comme contrefacteur lorsqu’on n’a pas fait procéder à des recherches d’antériorité avant de déposer sa marque, un autre risque existe : que d’autres personnes déposent à l’OAPI la même marque que celle déposée par son entreprise. En effet, l’entreprise n’en sera pas informée par les services de l’OAPI et un tiers pourra tranquillement concurrencer son activité, tant qu’il sera discret…Pour parer à une telle éventualité, le moyen à mettre en place (toujours par le truchement de mandataires agrées ou d’avocats spécialisés) est la surveillance des marques et dénominations (le plus difficile n’étant pas de faire enregistrer ses marques, encore faut-il les surveiller pour éviter et empêcher des usurpations). Ce service permet d’être alerté d’un dépôt de marque ou de nom qui serait identique ou similaire aux signes distinctifs de l’entreprise et permet donc de pouvoir s’opposer, au plus vite, à de telles usurpations.

Par Christian DUDIEU DJOMGA
Avocat spécialisé en contentieux de la Propriété Intellectuelle
Conseil en Propriété Industrielle agréé OAPI
Mandataire Agréé OAPI
Enseignant Associés d’Universités
cdjomga@dudieu.com